美国专利申请final OA的处理方式

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Q：在美国专利申请中，收到final OA后，要想继续努力以便最终授权的话，有哪几种应对方式可选？各有何优缺点？每种应对方式各自适合于什么情况？

下表中的RCE、CA和CIP的含义：

RCE：Request for Continued Examination 继续审查请求

CA：Continuing Application延续申请

CIP：Continuing-in-part Application部分延续申请

final OA的答复时机：

自final OA发文日起三个月内（不需要缴纳延期费。以下称为免费答辩期）、或者自final OA发文日起六个月内（后三个月需要缴纳延期费）、但不能超过自final OA发文日起六个月，应尽早提交新的书面答复以获得授权，或者获得审查员的倾向性意见（Advisory Action ，即AA，需要申请人在收到final OA两个月内书面答复才能收到AA）。

总的原则：

收到final OA后，在final OA发出之日起两个月内答复，答复final OA时，只能把权利要求修改到符合授权条件，虽然也可能通过争辩实现这一目标，但风险较大。所述的修改除了删除权利要求或按审查员的建议修改外，不能将权利要求修改后形成新的未审查过的技术方案（例如将说明书中的特征（未在权利要求书中出现过的）加入权利要求中），如果审查员不同意申请人答辩书中的理由，审查员有责任在30天左右发一个体现审查员态度和意见的文件（advisory Action），申请人可以根据advisory的内容决定答复该advisory（+CA/CIP）或放弃答复或提RCE或提Appeal。

处理方式	适用的情形	优点	缺点	注意事项
直接按审查员的意见修改	有授权前景（如审查员承认某一项或几项权利要求有授权前景，但除此之外，原申请文件中无其他可专利性的技术方案）	可以尽快获得授权	授权的保护范围可能较小而影响应用或主张	除了删除权利要求或按审查员的建议修改外，不能将权利要求修改后形成新的未审查过的技术方案（例如将说明书中的特征（未在权利要求书中出现过的）加入权利要求中）
提RCE	有授权前景（如审查员承认某一项或几项权利要求有授权前景，但除此之外，原申请文件中还有其他可专利性的技术方案）	可以重新撰写权利要求；申请人在RCE中所加入的请求项，即使超过20项，也不多收官费；费用较CA和CIP少，提交RCE后可直接进入审查阶段，相对于CA或者CIP可更快进入审查阶段	需另缴官费；与提CA相比，授权后只有一个专利权	1、在第一种适用的情形下，为保险起见，提交的RCE中可以包括审查员承认的有授权前景的权利要求和重新撰写的权利要求。 2、RCE是原始申请的继续，仅作为原始申请的一部分。RCE一般是审查员的审查结束，发出Final OA或者原申请可以授权，但还未缴纳领证费前提出。 3、在final OA后未结案之前，如申请人认为有必要，可多次提出RCE请求。
	若修改，修改后的权利要求有授权前景，如不修改，授权前景微乎其微
	如果答复Final OA或AA时，已离6个月的法定绝限很近，即使答复是在6个月内发出的，但审查员来不及在6个月审查，这样即使我们的修改能导致授权，审查员也来不及授权。
根据审查意见答复该final OA，同时提CA，在CA中提交重新撰写的权利要求	有授权前景（如审查员承认某一项或几项权利要求有授权前景，但除此之外，原申请文件中还有其他可专利性的技术方案）	可以尽快获得授权，同时，如果CA能获得授权，会得到两个专利	CA相当于另一份申请，按照新申请缴纳各项费用；审查周期较长	1、CA不一定要等到审查员发出Final OA时提出，只要在原申请pending的情况下都可以提出。 2、CA与原申请的公开内容完全相同。CA说明书不能增加新的内容，权利要求可以与原申请不相同，但是必须与原申请的权利要求涉及相同的主题。通常提出CA的目的是为了申请不同于原始申请的权利要求保护范围。CA享有原始申请的申请日。
直接答复Final OA，可以换一种思路和角度陈述自己的理由	即使修改，权利要求也无授权前景。	有一次陈述争辩的机会；答复final OA无需官费	审查员较难接受final OA中的答辩理由；授权前景甚微
提Appeal	即使修改，权利要求也无授权前景。若在两个月内答复Final OA，收到AA后，如果仍然被reject，如果代理人认为答复的理由很充分或者审查员确实犯了错，可以提先请求Pre-appeal brief conference，再根据审查小组的意见决定是否提Appeal	Pre-appeal brief conference中的审查小组是由三个人所构成，可以换个审查员审查，相较于RCE，原审查员的偏见较容易得到纠正。提出Pre-appeal brief conference的请求不需要官费，但仍需同时缴交Notice of Appeal的费用。	不能修改说明书或权利要求书，费用高昂；耗时很长	appeal最晚在Final OA发文日起6个月（其中三个月后要提交延期费）提交。在2005年7月后，申请人可以提出Pre-appeal brief conference（Pre-appeal brief conference是申请人提出appeal brief前由三人组成的审查小组(the panel)对审查员的final OA进行核校(review)，当审查小组(the panel)发现并不需要提出appeal，则便可帮助申请人省去准备appeal brief的时间与花费）。具体操作如下：可以先提交Notice of Appeal以及缴费，并在递交notice of appeal的同时提交启动Pre-Appeal conference的请求及Pre-Appeal brief（Pre-Appeal brief的长度不能超过5页，而且应当把论述的重心放在阐述申请人认为的审查员的错误上）；USPTO必须在接到Pre-appeal brief conference的请求之后45天内做出决定（因此，可帮助申请人节省时间），其可能做出的决定有下列四种： 1. 该申请案继续进行诉愿程序(Application remains under appeal) ----即启动Appeal程序 2.重启争议程序(Prosecution is reopened) ----即由原审查员重新启动审查程序（该争议程序启动后，有可能会直接核准该申请） 3.核准该申请案(Application is allowed) -----即授权 4. 此pre-appeal的请求有违反规定的地方，故该请求不予考虑(Request is noncompliant and is dismissed) 如果决定是第一种情况，则申请人需要在决定发出起的1个月内提交Appeal Brief（类似于arguments），由appeal board决定。
	如果答复Final OA或AA时，已离6个月的法定绝限很近，即使答复是在6个月内发出的，但审查员来不及在6个月审查，这样即使我们的修改能导致授权，审查员也来不及授权。			在这种情况下，不但要根据时间的长短缴纳一定的延期费，购买足够的延期，还可以提出Notice of Appeal并且要缴纳Appeal Fee。
提CIP，在CIP中增加新的内容，并针对该新增内容撰写权利要求	即使修改，权利要求也无授权前景	在原申请的申请日之后在原申请的基础上有做出的改进，在CIP中可以加入；可以加入原申请中没有揭露的特征以及申请不同于原始申请的权利要求保护范围。	专利权期限从原申请（母案）的申请日起算20年。	1、CIP不一定要等到审查员发出Final OA时提出，只要在原申请pending的情况下都可以提出。 2、CIP可以有两个有效申请日，一个是原始公开内容的申请日（即原申请的申请日），另一个是新增加内容的申请日，原始公开的内容和新增加部分的申请日分别计算，但专利权期限从原始公开内容的申请日起算20年。
	原申请公开不充分
请求延长答复期限	审查员在AA中依职权对申请文件进行了修改，并说明可以用修改的文本给予授权。这种情况下要看AA发出是在什么时候，如果AA发出时已过了免费答辩期，则要根据时间的长短缴纳一定的延期费（最多延长到final OA发文起六个月），购买足够的延期，以使审查员的修改能生效。	答复AA后可以尽快获得授权	需缴纳延期费	无论是答复Final OA还是AA，如果是在final OA的免费答辩期后答复的，均需缴纳延期费。
	审查员在AA中说经过某些修改就能授权。这种情况下，如果AA发出时已过了免费答辩期，则要根据时间的长短缴纳一定的延期费，购买足够的延期，还要按审查员意见进行修改。